Par son arrêt du 12 juin 2012, la Cour de cassation n’a pas clôt le débat opposant depuis quatre ans trois sociétés au sujet de la commercialisation d’un pendentif en forme de scottish-terrier mais précise la notion d’atteinte à la fonction de la marque de renommée. En l’espèce, le demandeur, spécialisé dans la bijouterie de fantaisie, a fait connaître ses produits sous une marque représentant scottish-terrier stylisé. Ayant relevé la commercialisation par un célèbre cristallier, d’un pendentif représentant un chien stylisé de même race, le premier assigne le second sur le fondement de la contrefaçon de sa marque figurative ;

Dès la première instance, le tribunal retient la contrefaçon de la marque de bijoux par la commercialisation du pendentif, ce dernier créant la même impression d’ensemble que celle de la marque et retenant un risque de confusion d’autant plus important que celle-ci a acquis une grande renommée dans le domaine des bijoux accessoires.

Confirmée en appel, la décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation, le cristallier reprochant aux juges du fond notamment d’avoir retenu la contrefaçon de la marque protégée pour des bijoux par un bijou sans rechercher si ce dernier n’était pas utilisé à d’autres fins que celle de distinguer l’origine du produit en question.

Si la Cour casse l’arrêt pour défaut de base légale, aux motifs que ce dernier a retenu la contrefaçon en procédant à une comparaison des seuls dessins sans prendre en considération l’aspect tridimensionnel du pendentif, la matière et les caractéristiques utilisées, elle rejette le moyen tiré de l’absence d’utilisation de l’objet de la contrefaçon à titre de marque.

Elle retient en effet que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que « le public associera nécessairement le pendentif à la marque de la société Agatha en raison de sa renommée et du grand degré de similitude existant entre les dessins » et que la vente du bijou par le cristallier « peut faire croire à l’existence d’un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits litigieux et le titulaire de la marque ainsi qu’à une origine commune des produits ».

Cette décision peut être rapprochée du jugement rendu le 29 novembre dernier par le tribunal de grande instance de Paris qui avait précisément rejeté la contrefaçon de la marque WESTBURY protégée pour des vêtements par la reprise, sur un vêtement du signe « Westbury Park Bristol » aux motifs que cet usage constituait, non un usage à titre de marque susceptible de constituer un acte de contrefaçon mais un usage à titre décoratif.

La solution de la Cour de cassation eut-elle été la même si la marque au chien n’avait pas été renommée ? Rien n’est moins sûr…

Cass com Agatha Swarovski, 12-6-2012
TGI Paris WESTBURY, 29-11-2011