La Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre le 26 octobre 2012 un arrêt extrêmement important en matière d’usage sérieux de marque sous une forme modifiée. Pour comprendre cet arrêt, il convient de rappeler deux principes fondamentaux en matière d’usage sérieux de marque. Le premier : une marque doit être exploitée conformément à la forme sous laquelle elle a été enregistrée ; à défaut, son titulaire encourt un risque de déchéance pour défaut d’usage sérieux selon les conditions exposées à l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, que l’on retrouve à l’article 10 de la directive 2008/95/CE qui a elle-même repris les dispositions de la directive n°89/104 d’harmonisation du droit des marques sur le territoire de la Communauté européenne.

Le second apporte une nuance au premier : en application de l’article 5C paragraphe 2 de la Convention pour la propriété industrielle du 20 mars 1883, la loi française prévoit que l’emploi d’une marque sous une forme modifiée peut valoir usage de la marque enregistrée et donc n’entraîne pas la perte de droits, si les modifications apportées n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme elle a été enregistrée.

Or, si l’interprétation de l’article 5C paragraphe 2 précité n’a jamais posé pas de grandes difficultés lorsqu’il devait être appliqué à une seule marque enregistrée, elle a en revanche suscité davantage de controverses et revirements jurisprudentiels lorsque les juridictions ont été confrontées à plusieurs marques proches enregistrées au nom du même titulaire dont seulement une ou quelques-unes étaient utilisées.

En effet, dans cette hypothèse, la question est de savoir si l’usage d’une marque enregistrée – en général la plus récente – peut valoir usage d’une autre marque très proche également enregistrée – généralement la plus ancienne-.

Les juridictions françaises après de multiples revirements avaient interprété le dernier arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 septembre 2007 C-234/06P comme exprimant la volonté de la CJUE d’interpréter strictement l’article 5C paragraphe 2 précité et par conséquent d’imposer l’obligation aux titulaires de marques proches d’exploiter chacune d’entre elles.

Cet arrêt précisait en effet que les dispositions contenues dans le règlement sur la marque communautaire sur l’usage d’une marque sous une forme modifiée « ne permettent pas d’étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l’usage n’a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu’une légère variante de la première »

Par l’arrêt du 25 octobre 2012 (1), la même Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’arrêt du 13 septembre 2007 doit être replacé dans le contexte particulier des familles de marques et qu’en tout état de cause le titulaire d’une marque enregistrée peut « aux fins d’établir l’usage de celle-ci (.) se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ».

Cet arrêt devrait ouvrir la voie à un nouveau revirement jurisprudentiel en France et permettre in fine aux titulaires de marques d’envisager de manière plus sereine les dépôts de marques légèrement modifiées.

(1) CJUE C-553-11, 25 octobre 2012, Bernard Rintisch c. Klaus Eder