Virginie Brunot Par son arrêt du 23 octobre 2012, la Cour de cassation apporte un éclairage intéressant sur l’application de l’adage « fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout) en matière de dépôt de marque (1). A l’heure où les règles propres au droit des marques voient leur application se restreindre au profit du principe général de libre concurrence sous l’influence de la jurisprudence communautaire, les principes généraux du droit s’invitent régulièrement au débat en matière de dépôt de marque.

Ainsi, en est-il de l’adage selon lequel « la fraude corrompt tout », alors même qu’en matière de marque, la fraude est expressément envisagée par l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle permettant au tiers s’estimant lésé, de revendiquer en justice la propriété d’une marque déposée frauduleusement.

Le tribunal de grande instance de Paris s’était déjà prononcé sur la possibilité d’invoquer l’annulation d’une marque sur le principe général de la fraude nonobstant l’existence de dispositions spécifiques par une décision 23 novembre 2010 opposant le Groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain (PMU) aux sociétés de paris Unibet. Le tribunal avait alors retenu que les dispositions spécifiques du Code de la propriété intellectuelle ne faisaient pas obstacle à ce que la victime de la fraude se borne à solliciter la nullité d’un dépôt de marque en application des principes généraux du droit.

Et de retenir que « L’action en nullité de l’enregistrement d’une marque, limitativement ouverte par l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, n’exclut pas que cette action soit engagée par tout tiers intéressé sur le fondement de ce principe général du droit » (2). Le tribunal précisait alors que la nullité du dépôt de la marque en application de l’adage « fraus omnia corrumpit » pouvait être prononcée dès lors qu’est rapportée la « preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant » et, notamment lorsque le dépôt n’a pas été réalisé dans le but d’exploiter la marque mais pour priver des concurrents d’un signe nécessaire à l’exercice de leur activité.

Quelques semaines plus tard, par arrêt du 14 décembre 2010, la Cour de cassation, sur le fondement des dispositions spécifiques de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, rappelait les critères d’appréciation de la mauvaise foi constitutive de fraude. Au cas d’espèce, les juges du fond avaient refusé d’annuler une marque internationale tridimensionnelle alors que le déposant, alors en relations d’affaires avec le titulaire d’une marque française identique antérieure avait connaissance des droits du demandeur au moment du dépôt. Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation énonçait alors que la mauvaise foi constitutive de fraude s’apprécie :

– au jour du dépôt de la marque et non postérieurement ;
– au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, de sorte que celle-ci ne peut se déduire de la seule existence de relations commerciales entre les parties (3).

La Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de faire application de ce principe par arrêt du 22 juin 2012, confirmant l’annulation du dépôt effectué à l’insu d’un partenaire dans le but de l’utiliser à son seul profit, voire de lui opposer la marque ainsi déposée (4).

Dans son arrêt du 23 octobre 2012, la Cour de cassation rappelle ces règles à l’aune de l’adage « fraus omnia corrumpit ». En l’espèce, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) avait conclu, avec une société anglaise, un contrat afin d’envisager un partenariat dans le cadre de la mise en place d’un système de dépôt d’enveloppe Soleau, par voie électronique.

Suite à l’échec des négociations, l’INPI découvrait que le gérant de son ancien partenaire contractuel, avait déposé la marque e-soleau, exploitée via une licence, par une société française, proposant des services de dépôt électroniques présentés comme « l’équivalent de l’enveloppe Soleau ».

Ayant prononcé la nullité de la marque « e-soleau » sur le fondement de l’atteinte à la marque notoire « enveloppe Soleau », le tribunal ne s’était pas, en première instance, prononcé sur la fraude. Ce n’est donc qu’en appel, que la Cour, infirmant l’annulation de la marque fondée sur l’atteinte à un droit antérieur, se prononce sur la demande subsidiaire d’annulation pour fraude retenant que le déposant avait agi avec l’intention de priver l’INPI de l’usage d’un terme nécessaire au développement de son activité et de nuire à ses intérêts.

Dans le cadre de son pourvoi, le déposant faisait notamment grief à l’arrêt d’avoir retenu le caractère frauduleux du dépôt en se fondant sur le comportement du déposant et de son licencié, postérieurement au dépôt de la marque.

La Cour rejette le pourvoi retenant que la Cour d’appel, se plaçant au moment du dépôt, avait pris en considération l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment la parfaite connaissance, par le déposant du projet de l’INPI au moment du dépôt intervenu peu après la rupture des négociations.

Ainsi, il semble que, fondée sur l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ou sur l’adage « fraus omnia corrumpit », l’appréciation du caractère frauduleux du dépôt de marque obéisse aux mêmes règles d’appréciation, à savoir :

– l’appréciation de la fraude au moment du dépôt ;
– la prise en considération de l’ensemble des éléments de l’espèce.

Le choix de l’un ou l’autre de ces fondements dépendra donc essentiellement du but poursuivi – transfert ou annulation de la marque. La comparaison de ces deux affaires est néanmoins intéressante. En effet, si, dans les deux cas, le déposant connaissait l’existence de l’exploitation ou du projet d’exploitation d’un signe identique par le demandeur à l’action au moment du dépôt, la Cour conclut à l’absence de fraude dans le premier cas pour mieux la retenir dans le second.

Dans la première affaire, le déposant expliquait le dépôt de la marque par la volonté de protéger le signe d’une appropriation par des concurrents et démontrait sa « bonne foi » par une proposition de rétrocession de la marque au seul prix des frais d’enregistrement.

Dans le second cas, si le déposant invoquait une « concurrence licite » se traduisant par la mise en œuvre de son propre projet, le dépôt de la marque et la mise en œuvre dudit projet intervenant au lendemain de la rupture des relations contractuelles avec l’INPI permettait de conclure à l’existence d’un dépôt frauduleux.

On relèvera, parmi les éléments non repris par la Cour de cassation, que le déposant avait, en outre, fait injonction au Ministre de tutelle de l’INPI de cesser la « contrefaçon » de la marque e-soleau par l’utilisation du nom de domaine « e-soleau.org » et déposé une plainte auprès du centre de médiation et d’arbitrage de l’INPI aux fins de transfert dudit nom de domaine (5).

Si l’intention de nuire aux intérêts du demandeur en le privant du signe qu’il envisageait d’exploiter ne faisait donc guère de doute, force est également de constater que les faits traduisant cette intention frauduleuse sont postérieurs au dépôt de la marque elle-même. Or, il est vrai qu’en pratique, même si la fraude existe au moment du dépôt, celle-ci se révélera généralement plus tard, lorsque le déposant tentera d’opposer aux tiers les droits sur la marque ainsi obtenue.

Cela ne va donc pas sans difficulté pour le demandeur à l’annulation qui doit, néanmoins rapporter la preuve de l’existence de l’intention frauduleuse au jour du dépôt, fut-elle en germe…

(1) Cass. com. 23 10 2012 pourvoi n°11-14557.
(2) TGI Paris 23 11 2010 PMU c Unibet International.
(3) Cass. com. 14 12 2010 pourvoi n° 09-16755.
(4) CA Paris, Pôle 2 Ch. 2, 22-6-2012, RG n°11/08216.
(5) CA Paris Pôle 5 Ch 2 11 02 2011 RG n°10-06356.