Lorsqu´un titulaire de marque constate un usage non autorisé de sa marque sur internet, la définition de la stratégie judiciaire à adopter nécessite que l´on détermine au préalable la juridiction compétente. A cet égard, il n´est pas inutile de faire le point sur la portée de la jurisprudence, qui a sensiblement évolué au cours des dernières années.

Au commencement, la compétence basée sur la simple accessibilité du site web

Dans le contexte des premières affaires relatives à l´atteinte à des droits de marque sur internet, la jurisprudence a adopté une attitude ferme à l´égard des contrefacteurs. Cette fermeté s´est notamment traduite par une approche très souple de la compétence internationale.

Ainsi, le critère de compétence du lieu de réalisation du dommage (article 5.3. de la Convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire en matière civile, devenu l´article 5.3. du Règlement 44/2001) a-t-il été interprété en ce sens que le seul fait qu´un site web soit accessible en un lieu donné (le lieu du siège du tribunal saisi) suffit à établir l´usage de la marque en ce lieu. Compte tenu de l´accessibilité mondiale de l´internet, tous les tribunaux étaient potentiellement compétents.

L´affinement de la jurisprudence : le critère de la direction des activités

L´appréciation de la compétence sur la base du seul critère de l´accessibilité du site web a rapidement montré ses limites. En effet, le web est souvent utilisé pour le développement en ligne d´une activité purement locale, la diffusion mondiale de l´information n´étant que « fortuite ».

La jurisprudence s´est affinée et un courant largement majoritaire retient comme élément clé la direction des activités de l´exploitant du site web.

Pour établir la compétence des juridictions d´un Etat membre de l´Union européenne, il convient donc de prouver que le site web sur lequel la marque litigieuse est utilisée dirige ses activités sur le territoire de l´Etat membre concerné.

Cette preuve peut être rapportée de deux manières : par des transactions effectuées sur le site web (ou par les moyens indiqués sur le site web) ou par un faisceau d´indices révélateurs d´une volonté de l´exploitant de viser le marché concerné.

Le mode de preuve le plus efficace consiste, pour une personne localisée dans le ressort de la juridiction saisie, soit à effectuer une transaction sur le site web litigieux (si le site le permet), soit à réaliser une transaction par les moyens indiqués sur le site web (lorsque le site est uniquement publicitaire et renvoie à un procédé de commande non disponible en ligne).

Dans ce cas, la preuve que les produits ou services commercialisés sont disponibles pour les consommateurs localisés dans le ressort du tribunal démontre qu´il y a bien exploitation de la marque à cet endroit. Par conséquent, la compétence du tribunal concerné est établie.

En outre, la jurisprudence utilise parfois une méthode basée sur la recherche d´indices établissant l´existence ou l´absence d´un lien entre le contenu du site web et le lieu du siège du tribunal saisi. Les tribunaux se fondent ainsi parfois sur les critères suivants : langue(s) du site, coordonnées de contact (dans le pays concerné ?), la monnaie dans laquelle les prix sont indiqués, la présence (ou non) d´éventuelles clauses d´exclusion indiquant que les produits ou services ne sont pas disponibles aux consommateurs domiciliés dans tel ou tel Etat…

Ce second procédé de preuve est cependant subsidiaire du premier décrit ci-avant. En d´autres termes, la preuve fondée sur la disponibilité des produits ou services sur le marché concerné prime sur des indices en sens contraires. Par exemple, selon la Cour de cassation française, le fait qu´un site soit (très partiellement) accessible en langue française ne permet pas de contrarier le constat que les produits commercialisés ne sont pas disponibles sur le marché français (arrêt du 11 janvier 2005, affaire Hugo Boss).

D´un point de vue pratique, certaines mesures doivent être prises préalablement à une éventuelle procédure contentieuse. Il est en effet vivement conseillé aux titulaires de marques de faire procéder à des constats d´huissier lorsqu´ils veulent démontrer la possibilité de commander des produits ou services à partir d´un lieu déterminé.

A défaut, ils courent le risque que le contenu du site soit modifié suite à la mise en demeure ou à l´assignation, ce qui fragiliserait sensiblement leur position dans le débat judiciaire.