Anne-Sophie Cantreau et Claudine Salomon – La gestion d’un portefeuille marque n’est pas un long fleuve tranquille, l’intérêt marketing étant souvent en conflit avec la rigueur juridique. Alors que le premier justifie de déposer une nouvelle marque sous une forme actualisée pour répondre aux codes marketing du moment, la rigueur juridique sensibilise le déposant sur le risque de perdre les droits sur la marque « princeps » par déchéance pour défaut d’usage puisque cette dernière ne sera plus utilisée.

Pour mieux appréhender la difficulté liée à l’exploitation d’une marque dans ce contexte, il convient de rappeler deux principes juridiques fondamentaux :

  • un principe de base, selon lequel une marque doit être exploitée conformément à la forme sous laquelle elle a été enregistrée ; à défaut, son titulaire encourt un risque de déchéance pour défaut d’usage sérieux selon les conditions énoncées à l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui doit s’interpréter au regard de l’article 10 de la directive 2008/95/CE;
  • une atténuation à ce principe, qui prévoit que l’emploi d’une marque sous une forme modifiée peut valoir usage de la marque enregistrée si les modifications apportées n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme où elle a été enregistrée (art. 5C §2 de la Convention pour la propriété industrielle du 20 mars 1883 et art. L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle).
  • Or, si l’interprétation des dispositions susvisées ne semble pas avoir posé de difficultés majeures lorsqu’elles sont appliquées à une seule marque enregistrée, elle a, en revanche, suscité davantage de controverses et de revirements jurisprudentiels lorsque les juridictions ont été confrontées à plusieurs marques proches enregistrées au nom d’un même titulaire dont seulement une ou quelques-unes étaient utilisées.

    En effet, dans cette dernière hypothèse, la question est de savoir si l’usage d’une marque enregistrée peut valoir usage pour une autre marque enregistrée très similaire et qui ne serait plus exploitée depuis cinq années consécutives.

    Les juridictions françaises après de nombreux revirements avaient interprété le dernier arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 13 septembre 2007 C-234/06P comme conduisant à une obligation stricte pour les titulaires de marques proches d’exploiter chacune d’entre elles.

    Cet arrêt précisait en effet que les dispositions contenues dans le règlement sur la marque communautaire relatives à l’usage d’une marque sous une forme modifiée « ne permettent pas d’étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l’usage n’a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu’une légère variante de la première ».

    Cependant et selon les dispositions d’un arrêt du 25 octobre 2012, la même Cour de justice de l’Union européenne a précisé que cette solution doit être replacée dans le contexte particulier des familles de marques ou marques défensives, concept reconnu dans certains pays étrangers.

    Il a ajouté qu’en revanche, en dehors de ce contexte, le titulaire d’une marque enregistrée peut « aux fins d’établir l’usage de celle-ci se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ».

    Cet arrêt devrait tracer le sillon d’un nouveau revirement de jurisprudence en France qui sera suivi avec une grande attention.

    CJUE 25-10-2012 aff. C-553/11