Par rapport à cette restriction aux droits du titulaire, la marque communautaire (basée sur le ) peut constituer une solution intéressante. Elle permet en effet à son titulaire de monopoliser l’usage d’un signe sur tout le territoire de l’Union européenne en effectuant un seul enregistrement.
L’étendue territoriale de cette protection permet donc au titulaire de la marque communautaire d’interdire à tout tiers d’utiliser le même signe en quelque lieu de l’Union européenne que ce soit.
Afin de limiter les conséquences néfastes des droits exclusifs sur le libre jeu de la concurrence, le droit des marques prévoit l’extinction de la marque lorsqu’un tiers démontre que son titulaire n’en a pas fait un usage sérieux pendant une durée de 5 ans.
Concernant la marque communautaire, la question de l’extinction du droit pour défaut d’usage sérieux est délicate. Comment définir le caractère sérieux d’un usage au regard de l’étendue territoriale des droits exclusifs : faut-il exiger un usage dans toute l’Union européenne ?
Dans le cadre d’un différend relatif à l’enregistrement comme marque Benelux d’un signe « OMEL » présentant de fortes ressemblances avec une marque communautaire antérieure « ONEL », une juridiction néerlandaise a interrogé la Cour de Justice sur la notion d’usage sérieux d’une marque communautaire compte tenu du fait qu’en l’espèce, la marque communautaire « ONEL » n’était utilisée qu’aux Pays-Bas.
Dans un (aff. C-149/11), la Cour de Justice a répondu à la juridiction néerlandaise en apportant des précisions fondamentales sur la notion d’usage « sérieux » d’une marque communautaire.
Conformément à sa jurisprudence, la Cour rappelle (point 29) que l’usage sérieux requiert que la marque soit utilisée dans la vie des affaires afin de désigner l’origine des produits ou services sur lesquels elle est apposée, dans une mesure permettant de conclure à une exploitation commerciale effective (à l’exclusion des usages symboliques destinés uniquement à préserver les droits).
En ce qui concerne l’étendue territoriale, la Cour souligne tout d’abord qu’il s’agit uniquement de l’un des critères d’appréciation du caractère sérieux de l’usage (points 30-31 et 36). Toutefois, il convient de prendre en compte l’étendue territoriale du monopole conféré par la marque communautaire (par rapport aux marques nationales) ainsi que ses effets restrictifs de la concurrence (points 32-33).
La Cour se livre ensuite à une analyse fondée sur les objectifs de mise en place d’un régime unitaire de marque couvrant l’ensemble de l’Union européenne, pour en conclure qu’il convient de faire abstraction des frontières entre les Etats membres lorsque l’on apprécie l’existence d’un usage sérieux d’une marque communautaire, sous peine de mettre à mal le caractère unitaire de la marque communautaire (point 44).
Par conséquent, la Cour insiste sur le fait que « s’il est certes justifié de s’attendre à ce qu’une marque communautaire, en raison du fait qu’elle jouit d’une protection territoriale plus étendue qu’une marque nationale, fasse l’objet d’un usage sur un territoire plus vaste que celui d’un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d’«usage sérieux», il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque communautaire a été enregistrée soit, de fait, cantonné au territoire d’un seul État membre » (point 50). Il convient donc, « pour apprécier l’exigence de l’«usage sérieux dans la Communauté» d’une marque (…), (…) de faire abstraction des frontières du territoire des États membres » (point 57).
La Cour rappelle qu’il est nécessaire de prendre en compte de toutes les circonstances de faits entourant l’usage d’une marque communautaire. Il est dès lors essentiel de conserver des preuves tangibles de toute exploitation commerciale d’une marque. L’étendue territoriale de cette exploitation devra confirmer le caractère sérieux de l'usage compte tenu de la nature des produits/services concernés et des particularités de leur marché.
Si la Cour a écarté l’hypothèse d’une extinction automatique de la marque communautaire en cas d’usage limité au territoire d’un Etat membre, elle n’en rappelle pas moins l’importance de l’étendue territoriale de l’exploitation de la marque dans l’appréciation de l’existence d’un usage « sérieux ». Le choix en faveur d’une marque communautaire en lieu et place d’une marque nationale doit donc être bien réfléchi en fonction de la stratégie commerciale du déposant.